En este procedimiento la Caja Rural de Canarias pretendía conseguir el nombre de dominio “ruralcanarias.es” en base a las siguientes alegaciones:
i) La titularidad de la marca denominativa española “CAJA RURAL DE CANARIAS”.
ii) La denominación social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito”.
iii) El derecho de marca no registrada notoriamente conocida en España <ruralcanarias.com>.
La parte demandada no respondió al procedimiento.
Lo más interesante en este caso de la decisión es que sobre la alegación de que el nombre de dominio puede ser considerado como marca no registrada notoriamente conocida la experta argumenta, acertadamente según nuestro punto de vista, que:
En este sentido, en primer lugar debe señalarse que la legislación que regula los nombres de dominio (ni la Ley 34/2001, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico –LSSI-, ni el Plan Nacional) no califica como exclusivo el derecho del uso del nombre de dominio, puesto que simplemente considera el nombre de dominio a priori como una dirección electrónica alfanumérica que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados a la Red.
En segundo lugar, debemos advertir que si bien no pueden existir dos nombres de dominio exactamente iguales, sí es posible que existan dos nombres de dominio iguales bajo diferentes Top Level Domains: así por ejemplo, puede existir ‘aaa.es’, ‘aaa.com’, ‘aaa.net’, ‘aaa.org’, etc. Por tanto, el carácter exclusivo predicable de los derechos de propiedad industrial, en los nombres de dominio deriva únicamente de la configuración del sistema de registro de los nombres de dominio que provoca que no puedan existir dos nombres de dominio con idéntico nombre y extensión; es decir, la exclusividad no depende de razones jurídicas sino de meros motivos técnicos.
En tercer lugar, en el memorándum de la Primera Asamblea de la OMPI sobre marcas y nombres de dominio, en el estudio de las dificultades existentes para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, se señaló, entre otras razones, que el poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial podría llevar a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre denominaciones genéricas, puesto que, como es sabido, los términos genéricos pueden registrarse como nombres de dominio.
Por tanto, parece innegable afirmar, que los nombres de dominio no han sido configurados por el legislador como derechos de propiedad industrial, y en consecuencia no pueden considerarse dentro de los “otros derechos de propiedad industrial” como tales regulados en el artículo 2 del Reglamento.
Posteriormente, la experta, continúa explicando la única forma que existe para que realmente un nombre de dominio pueda ser considerado como marca no registrada notoriamente conocida:
No obstante, no podemos afirmar en ningún caso que el nombre de dominio pueda llegar a obtener una protección como marca por el simple hecho de ser usada en Internet, puesto que en ese caso, estaríamos asemejando la figura del nombre de dominio a la de la marca, sin necesidad de ninguna formalidad o registro previo que justifique su conversión.
Por tanto, el nombre de dominio sólo podrá ser considerado como una marca cuando sea usado como una marca y desarrolle las funciones típicas de ésta (función indicadora del origen empresarial, función indicadora de la calidad, función condensadora del goodwill, función publicitaria, etc.). Igualmente su protección como marca no registrada deberá pasar por la prueba fehaciente de su uso generalizado como tal en la Red y fuera de ella, a través, por ejemplo, de publicidad, propaganda, facturas, etc., donde se identifique y distinga la empresa y su actividad o prestaciones a través de dicho nombre de dominio, es decir, en nuestro caso concreto <ruralcanarias.com>.
Es importante destacar que en estos casos, no estaremos protegiendo el nombre de dominio como tal, sino por su conversión en marca, ya sea registrada o no registrada, derivada de su registro o uso en el tráfico, dentro y fuera de la Red.
Para concluir, la decisión establece que no puede existir en ningún caso confusión entre la marca y el nombre de dominio, y más si cabe si se incluyen términos o indicaciones geográficas viniendo a reforzar la ya amplia de por sí casuística sobre la materia:
Efectivamente en relación con el elemento ‘Canarias’ debemos afirmar que, como ya se ha razonado en otras Decisiones, las indicaciones geográficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribución de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geográficas pertenecen al dominio público y sólo podrán constituir un signo distintivo cuando vayan acompañadas de gráficos o términos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisión del Centro Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110, una indicación geográfica no cumple la función de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047;Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Purchase, NOLDC, Inv., Caso OMPI No. D2006-0778; Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red, Caso OMPI No. D2007-1391.