Iurismatica - Derecho TICs

Al estilo culebrón televisivo cada día nos levantamos con una decisión diferente en la guerra que parece que ha emprendido el Principado de Asturias por conseguir la mayor cantidad de nombres de dominio posibles. Recapitulando las diferentes decisiones nos encontramos que (en caso de que se me haya pasado alguna, estimado lector, háznosla llegar para así tener la historia completa):

Dominios NO RECUPERADOS:

1. asturies.biz
2. asturias.com
3. asturias.org
4. asturias.net

Dominios RECUPERADOS:

1. asturies.es (spain is different)

En el caso de asturies.es, la decisión publicada hoy por la OMPI viene a contradecir todas las decisiones anteriores (que si bien, debe quedar claro que nos encontramos ante políticas de registro diferentes), y de una forma un tanto rocambolesca (si me permiten la expresión), el experto decide que al Demandante lo debemos considerar como la propia administración pública Asturiana y, por tanto, reconocible regularmente bajo el término “Asturias” y como tal se encuentra obligada a propiciar el conocimiento del asturiano, es decir, a hacerse conocer bajo el término “Asturies”. En definitiva, que los términos “Asturias” y “Asturies” constituyen un Derecho Previo de la Demandante. Perfecto, los nombres geográficos pertenecen ahora a nuestras instituciones, si ya lo decía yo que el término de España sólo lo puede utilizar el Gobierno de España, los demás ni se os ocurra mentarlo!!!

El siguiente párrafo dejo a los lectores juristas para que opinen, por que yo, llegado a este punto, ya no entiendo nada:

En todo caso, el uso del nombre de dominio constituye una actuación especulativa en tanto en cuanto impide a la administración asturiana dar cumplimiento debido a las obligaciones que le impone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos por la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. En este caso, parece razonable que los ciudadanos que por diversos motivos se deban relacionar con la administración asturiana esperen acceder a sus servicios a través del nombre de dominio verían desatendidos sus derechos si este no corresponde a la administración asturiana.

Si anteriormente, como ya publicamos, el Principado de Asturias demando a los titulares de los dominios: asturias.com, asturias.org, asturias.biz y asturias.net, ayer la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publicó la Decisión del Experto sobre el nombre de dominio “asturies.biz”, en este caso como los 4 anteriores, la demanda fue rechazada.

Si bien, en este caso, la demandante alegó que el nombre de dominio coincidía plenamente con la marca “asturies” titularidad del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, el experto, como en los casos anteriores viene a corroborar lo que los expertos habían resuelto en decisiones anteriores: “el registro de una denominación geográfica como nombre de dominio (sin que en el momento de dicho registro el nombre en cuestión hubiera sido registrado como marca) podría considerarse como un uso legítimo en el sentido expresado por la Política”.

Sin embargo, en este caso, como se puede observar, el experto otorga mayor importancia si cabe no al hecho de que nos encontramos ante una denominación geográfica, que como en los casos anteriores era prácticamente el hecho sustancial para la decisión a favor del demandado, sino que el dominio fue registrado con anterioridad al registro de la propia marca, con lo que en el caso de encontrarnos en situación contraria, me da la sensación, que la decisión hubiera sido totalmente diferente a la que se ha dado en el presente litigio.

De todas formas, creo que el Principado de Asturias se está “dejando” demasiado dinero en procedimientos extrajudiciales para conseguir nombres de dominio que son de su “agrado” sin pensar en las posibles consecuencias de sus decisiones, más si cabe cuando puede conseguir bajo el código correspondiente a España “.es” buenos dominios, y en algunos casos reservados por la propia normativa para las Instituciones del Estado, Comunidades Autónomas, etc.

Hoy se publica otra resolución sobre un nombre de dominio de 3 letras, en este caso “tcn”. Como en casos anteriores, como KPN, el panelista decide que el dominio se quede en manos de su actual titular y rechaza la demanda de la empresas TCN, inc.

En este caso, si bien considera que realmente existe similitud o prácticamente son idénticos los derechos marcarios en comparación con el nombre de dominio objeto del litigio, a juicio del panelista no se da el segundo elemento del procedimiento, aquel que dice que el demandado no tiene que tener derechos o interéses legítimos, puesto que está enlazado directamente con el tercer elemento (el de la mala fe). El panelista, aunque rechaza la táctica utilizada por el demandado, esto es registrar nombres de dominio para posteriormente venderlos a precios más elevados, no puede probar que haya mala fe en dicho registro, primeramente porque es un acrónimo que puede corresponder a abreviaturas de una gran cantidad de términos, tampoco puede probar que el demandado conocía la existencia de los derechos marcarios del demandante.

In sum, the record indicates that Respondent has a practice of registering short domain names that are likely to be of interest to other companies, and then attempting to sell such domain names to others at very high prices. The Panel does not condone this practice. However, Complainant has failed to establish that Respondent registered the Domain Name in bad faith in April 2003, because (1) TCN is a short series of letters that could be an abbreviation for various terms, and which thus could be registered primarily for its inherent value as a short domain name; and (2) there is no evidence that Respondent knew or reasonably should have known that Complainant had unregistered, common law rights in TCN in April 2003.

Resulta interesante la decisión del Panel de la OMPI sobre el litigio en el caso del nombre de dominio kpn.info. KPN mediante la demanda presentada pretendía la recuperación del nombre de dominio kpn.info, sin embargo, la jugada le ha salido bastante mal y con unas consecuencias que pueden ayudar a muchos de los domainers que apostaron en su día por los dominios de 3 ó 4 letras. Los miembros del panel consideran que no hay mala fe en el registro y por ello no se debe transmitir el nombre de dominio al demandado en base a:

1. El demandante … no puede establecer un derecho de monopolio de uso de los dominios de 3 letras. Las letras son claramente utilizados como una abreviatura por una serie de terceros no relacionados con el demandante, que van desde … el Centro de Información Juvenil, a los polacos del Partido Conservador, una iglesia católica en Suecia, el Código de la IATA para un aeropuerto en los Estados Unidos, Una Academia de Música, una compañía de viajes, una empresa finlandesa y un acrónimo de Kahn Process Networks.
2. También hay pruebas de que el demandado registró un número significativo (setenta y nueve), de 3 letras durante un período de 3 meses (noviembre de 2003 a enero de 2004), …, es coherente con el demandado de la reclamación de que sus razones para registrar el nombre de dominio en cuestión no guarda relación con el demandante o su marca comercial en particular.
3. El negocio del demandado de registrar y ofrecer a la venta los nombres de dominio no es, de no existir registro de mala fe, por sí misma, una actividad ilícita, …, Tampoco …., es la generación de ingresos a través de clic de un nombre de dominio aparcado en “www.sedo.com”.

En este procedimiento la Caja Rural de Canarias pretendía conseguir el nombre de dominio “ruralcanarias.es” en base a las siguientes alegaciones:

i) La titularidad de la marca denominativa española “CAJA RURAL DE CANARIAS”.

ii) La denominación social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito”.

iii) El derecho de marca no registrada notoriamente conocida en España <ruralcanarias.com>.

La parte demandada no respondió al procedimiento.

Lo más interesante en este caso de la decisión es que sobre la alegación de que el nombre de dominio puede ser considerado como marca no registrada notoriamente conocida la experta argumenta, acertadamente según nuestro punto de vista, que:

En este sentido, en primer lugar debe señalarse que la legislación que regula los nombres de dominio (ni la Ley 34/2001, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico –LSSI-, ni el Plan Nacional) no califica como exclusivo el derecho del uso del nombre de dominio, puesto que simplemente considera el nombre de dominio a priori como una dirección electrónica alfanumérica que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados a la Red.

En segundo lugar, debemos advertir que si bien no pueden existir dos nombres de dominio exactamente iguales, sí es posible que existan dos nombres de dominio iguales bajo diferentes Top Level Domains: así por ejemplo, puede existir ‘aaa.es’, ‘aaa.com’, ‘aaa.net’, ‘aaa.org’, etc. Por tanto, el carácter exclusivo predicable de los derechos de propiedad industrial, en los nombres de dominio deriva únicamente de la configuración del sistema de registro de los nombres de dominio que provoca que no puedan existir dos nombres de dominio con idéntico nombre y extensión; es decir, la exclusividad no depende de razones jurídicas sino de meros motivos técnicos.

En tercer lugar, en el memorándum de la Primera Asamblea de la OMPI sobre marcas y nombres de dominio, en el estudio de las dificultades existentes para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, se señaló, entre otras razones, que el poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial podría llevar a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre denominaciones genéricas, puesto que, como es sabido, los términos genéricos pueden registrarse como nombres de dominio.

Por tanto, parece innegable afirmar, que los nombres de dominio no han sido configurados por el legislador como derechos de propiedad industrial, y en consecuencia no pueden considerarse dentro de los “otros derechos de propiedad industrial” como tales regulados en el artículo 2 del Reglamento.

Posteriormente, la experta, continúa explicando la única forma que existe para que realmente un nombre de dominio pueda ser considerado como marca no registrada notoriamente conocida:

No obstante, no podemos afirmar en ningún caso que el nombre de dominio pueda llegar a obtener una protección como marca por el simple hecho de ser usada en Internet, puesto que en ese caso, estaríamos asemejando la figura del nombre de dominio a la de la marca, sin necesidad de ninguna formalidad o registro previo que justifique su conversión.

Por tanto, el nombre de dominio sólo podrá ser considerado como una marca cuando sea usado como una marca y desarrolle las funciones típicas de ésta (función indicadora del origen empresarial, función indicadora de la calidad, función condensadora del goodwill, función publicitaria, etc.). Igualmente su protección como marca no registrada deberá pasar por la prueba fehaciente de su uso generalizado como tal en la Red y fuera de ella, a través, por ejemplo, de publicidad, propaganda, facturas, etc., donde se identifique y distinga la empresa y su actividad o prestaciones a través de dicho nombre de dominio, es decir, en nuestro caso concreto <ruralcanarias.com>.

Es importante destacar que en estos casos, no estaremos protegiendo el nombre de dominio como tal, sino por su conversión en marca, ya sea registrada o no registrada, derivada de su registro o uso en el tráfico, dentro y fuera de la Red.

Para concluir, la decisión establece que no puede existir en ningún caso confusión entre la marca y el nombre de dominio, y más si cabe si se incluyen términos o indicaciones geográficas viniendo a reforzar la ya amplia de por sí casuística sobre la materia:

Efectivamente en relación con el elemento ‘Canarias’ debemos afirmar que, como ya se ha razonado en otras Decisiones, las indicaciones geográficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribución de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geográficas pertenecen al dominio público y sólo podrán constituir un signo distintivo cuando vayan acompañadas de gráficos o términos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisión del Centro Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110, una indicación geográfica no cumple la función de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047;Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Purchase, NOLDC, Inv., Caso OMPI No. D2006-0778; Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red, Caso OMPI No. D2007-1391.