Iurismatica - Derecho TICs

Resulta interesante la decisión del Panel de la OMPI sobre el litigio en el caso del nombre de dominio kpn.info. KPN mediante la demanda presentada pretendía la recuperación del nombre de dominio kpn.info, sin embargo, la jugada le ha salido bastante mal y con unas consecuencias que pueden ayudar a muchos de los domainers que apostaron en su día por los dominios de 3 ó 4 letras. Los miembros del panel consideran que no hay mala fe en el registro y por ello no se debe transmitir el nombre de dominio al demandado en base a:

1. El demandante … no puede establecer un derecho de monopolio de uso de los dominios de 3 letras. Las letras son claramente utilizados como una abreviatura por una serie de terceros no relacionados con el demandante, que van desde … el Centro de Información Juvenil, a los polacos del Partido Conservador, una iglesia católica en Suecia, el Código de la IATA para un aeropuerto en los Estados Unidos, Una Academia de Música, una compañía de viajes, una empresa finlandesa y un acrónimo de Kahn Process Networks.
2. También hay pruebas de que el demandado registró un número significativo (setenta y nueve), de 3 letras durante un período de 3 meses (noviembre de 2003 a enero de 2004), …, es coherente con el demandado de la reclamación de que sus razones para registrar el nombre de dominio en cuestión no guarda relación con el demandante o su marca comercial en particular.
3. El negocio del demandado de registrar y ofrecer a la venta los nombres de dominio no es, de no existir registro de mala fe, por sí misma, una actividad ilícita, …, Tampoco …., es la generación de ingresos a través de clic de un nombre de dominio aparcado en “www.sedo.com”.

De vez en cuando está bien “estirar el cuello” y observar que se hace en otros países en materia de nombres de dominio, en este caso (como no podía ser de otra forma) ante las críticas suscitadas al sistema español, nos hemos querido fijar en la forma que nuestros vecinos del norte resuelven este tipo de controversias, sobre todo en lo que a dominios genéricos se refiere. La sensación, una vez revisado el sistema y leído decisiones de panelistas franceses sobre litigios en nombres de dominio como surprise.fr o studio.fr, ha sido de sentir cierta y sana envidia.

Como en el sistema de nombres de dominio bajo el .es, cuando un usuario registra un nombre de dominio bajo el código francés .fr, se somete según el artículo 25 de la “Charte de nommage pour les noms de domaine .fr” a los procedimientos alternativos de resolución de controversias. En este caso, en el sistema francés existen 3 organismos encargados de estos procedimientos denominados PARL en francés (procédures alternatives de résolution des litiges) cada uno cuenta con su reglamento. Estos organismos son:

• la PARL du .fr et du .re par “recommandation en ligne”, administrée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) dont le règlement est accessible à l’adresse www.mediationetarbitrage.com. En este tipo de resolución extrajudicial las partes amistosamente se someten a la recomendación de un tercero para poder solucionar la controversia. En estos casos, el tercero puede establecer más recomendaciones que la simple aceptación o rechazo de la demanda, también incluso puede recomendar que se acuda a los famosos procedimientos de la OMPI o cualqueir otro tipo de resolución que pueda solucionar el problema. La recomendación sólo se hará efectiva si las 2 partes están de acuerdo en lo decidido por el tercero.

• la PARL du .fr et du .re par “décision technique”, administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dont le règlement est accessible à l’adresse http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/fr/index-fr.html.

• la PARL du .fr par “médiation”, administrée par le Forum des droits sur l’internet dont le règlement est accessible à l’adresse http://www.foruminternet.org. Este procedimiento es gratuito siempre que los litigios sean entre 2 particulares o entre un particular y una empresa.

Lo más importante de este tipo de controversias es que no cuenta con uno de los requisitos que más problemas y controversias suscita el famoso “registro o uso de mala fe”. El sistema PARL francés, en cuanto a la OMPI se refiere, se rige por su propio reglamento y el experto resolverá teniendo en cuenta las reglas de los derechos o intereses legítimos (en particular a los derechos de propiedad intelectual e industrial) así como las reglas de la competencia. La desaparición de cualquier reseña a la buena o mala fe creo que imposibilita seriamente a los expertos para poder expresarse de la forma que lo hacen en el sistema español y que realmente genera esa sensación de indefensión.

Revisando decisiones como la de “studio.fr” observamos que el experto debe resolver teniendo en cuenta las 2 reglas que anteriormente hemos mencionado. En este caso el experto considera que en cuanto a la posible violación de los derechos o intereses legítimos que: “Pour autant, il ne saurait être contesté que le terme “Studio” est un terme générique pouvant servir à désigner tout à la fois, sans que cette énumération soit exhaustive, un studio d’enregistrement, un studio photo, une petite surface habitable”. Es un término genérico que, como posteriormente comenta en la decisión no puede violar ningún derecho del demandado. Asimismo, lo más importante de esta decisión es que en el segundo de los puntos sobre el cuál se debe decidir (como hemos comentado lo referente a la posible competencia desleal) el experto hace referencia a que el nombre de dominio fue puesto a la venta y el experto dice textualmente que el ofrecimiento de venta de un nombre de dominio genérico no puede ser constitutivo por sí solo de violación de los derechos o intereses legítimos ni contrario a la reglas en materia comercial (¿cuando un experto español dirá lo mismo?). Es más, subraya que no se puede considerar abusivo ni especulativo sino que se ajusta al juego de la oferta y la demanda. (traducción libre del autor). Lo dicho, sana envidia!

En cuanto a la decisión sobre el dominio surprise.fr, prácticamente podemos decir lo mismo, los expertos franceses tienen muy clara la diferencia entre los términos genéricos y las marcas protegidas: “Ici encore il faut rappeler (et la multiplicité des sociétés portant le même nom le démontre) que la protection conférée à des droits privatifs portant sur un terme générique ne peut avoir une portée absolue“.

Fuentes: OMPI y AFNIC.

Esta semana me ha llamado la atención una decisión de la OMPI sobre el nombre de dominio “geometric.com” que me parece muy interesante para comentar. Adelanto que el resultado de la decisión por parte de los panelistas fue: “Complaint denied with dissenting opinion”. Es decir, no se aceptó la demanda, pero sin embargo existe en la resolución un “voto particular” de uno de los panelistas que disiente de la decisión. Es este voto particular el que realmente me parece interesante y por el que daré mis impresiones al respecto.

Primeramente, para comprender mejor el litigio, debemos conocer a las partes del mismo:

- Demandante: Geometric Software Solutions Co. Ltd - Mumbai, India.

- Demandado: Según lo establecido en la decisión, el demandado registra genéricos para desarrollarlos o revenderlos (lo que se puede entender por “domainer”)

El demandante sostiene que es titular de las marcas GEOMETRIC SOFTWARE SOLUTIONS tanto en la India como en Estados Unidos desde 2002, y que lleva funcionando con ese nombre desde el año 1996. El demandante entiende que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre dicho nombre, vulnera su marca y está haciendo un uso de mala fe del dominio. Por su parte el demandado responde que el nombre de dominio fue registrado en el año 2000, que corresponde a un término genérico, por ello no susceptible de ser protegido por ninguna marca y que además difiere de la marca del demandante. Además el propio demandante niega que sea un “cybersquatter” y defiende el negocio legítimo del registro de nombres de dominio genéricos, entendiendo que no puede ser además considerado de mala la inclusión de links de publicidad “pay-per-click” en un nombre de dominio genérico.

Los panelistas en este caso entienden que el término “geometric” es un término genérico, que puede ser utilizado por cualquier tercero sin poderse exigir ningún tipo de derecho o interés legítimo por ello. Además, consideran que en la época de registro del nombre de dominio el demandado no podía tener conocimiento suficiente de la marca del demandante. Además entienden que no ha habido un uso de mala fe del nombre de dominio.

Lo más interesante de la decisión es el “voto particular” de uno de los panelistas que entiende que se puede considerar que existe mala fe la estrategia utilizada por el demandado de registrar nombres de dominio (por mucho que sean genéricos) para posteriormente venderlos a un potencial demandante o incluso a sus competidores, así como para atraer usuarios que confunden la web con la actividad comercial del demandante. Para este panelista cualquier tipo de actividad de reventa o parking se puede entender como mala fe.

Mis imprensiones, cada vez está más claro que para defender bien un nombre de dominio se hace imprescindible la elección por parte del demandado de un grupo de 3 panelistas. Está claro que si nos “hubiese tocado” un experto como el anterior (en un caso como un genérico) hubiésemos perdido el dominio. Sin embargo, da la sensación que cuando existen 3 panelistas, el sentido común llega más fáicl a los panelistas (no quiero pensar que tienen más cuidado porque el demandado también “se ha dejado unos Euros” en la OMPI para poder acceder a 3 panelistas).

¿Por qué en los procedimientos extrajudiciales de los “.es” no se puede elegir a un grupo de 3 panelistas? Esta y otras preguntas aparecerán en la “segunda carta a los reyes” para la Entidad Pública Empresarial Red.es…

Actualización: La OMPI acaba de publicar la decisión sobre los nombres de domino “asturias.com” y “asturias.org”. En este caso, como en el anterior la demanda ha sido rechazada, basándose en que “No obstante, habiendo puesto de manifiesto la práctica identidad existente entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traducción a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con significativa posterioridad respecto al registro de los Nombres de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que los Nombres de Dominio fueron registrados entre abril y mayo de 1996 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.” De la decisión cnsidero muy importante y de recalcar:

Esta conclusión se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geográficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Política y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.

A veces la jerga de cada profesión o de cada grupo genera una cantidad de palabras que pasan totalmente desapercibidas para el resto de los humanos, o que al ser oídas por profanos producen desconocimiento, indiferencia o caras de asombro ante los términos nuevos que se van creando o que vamos recogiendo de otros idiomas. En el caso de los dominios, mercado altamente contagiado por términos ingleses, sucede prácticamente lo mismo, hemos asumido como propias una cantidad de jerga generada en inglés que ya se ha asimilado como propia. Con el fin de aclarar los términos vamos a comenzar con uno de ellos: Dominio typo.

Este es el caso de los dominios typo. Pero ¿qué es un dominio typo? ¿A qué nos referimos cuando se está diciendo que tal dominio es un typo? El término typo viene del término inglés: Typographical error, que según la wikipedia en su versión inglesa, significa: A typographical error, typo, or fat-finger is a mistake made during the typing process. Que traducido (libremente) quiere decir algo así como error que se produce durante el tecleado. Para una mejor comprensión vayámonos a los ejemplos:

Queremos ir al archiconocido buscador google, al poner su dirección en la URL nos equivocamos y en vez de teclear google.com, tecleamos googgle.com (con 2 “g”) y directamente nos encontramos con una página que no es la del buscador. ¿qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que alguien ha registrado ese nombre de dominio sabiendo que es muy corriente que tecleemos (ya sea por desconocimiento, por rapidez, por error o por cualquier causa) mal el nombre de dominio y consiga visitas en su web basadas en esos errores. Ejemplos tenemos miles: youtubes.com, yuotube.com, etc.

¿Esto es legal? (pregunta que recibimos muy amenudo). Si acudimos a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, en su artículo 34 nos encontramos que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico pudiendo prohibir a que terceros utilicen en el tráfico económico signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Por ello, está claro que si existe una marca y hemos registrado un dominio typo valiéndonos de la notoriedad de la marca se puede entender que el titular de la marca se pueda oponer a dicho registro. Por supuesto puede ser considerado como registro de mala en los procedimiento extrajudiciales de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, con lo que ello significa: pérdida del dominio registrado.

Y ¿si el typo es de un genérico? Está claro que si no hay marca, no puede haber vulneración de la marca…