Se ampara el uso de marcas como Keywords (Caso Orona c. Citylift)

por Daniel Tena Barroso

publicado el 18 noviembre 2013

Categorías: Abogados nuevas tecnologías / Comercio electrónico / Compentencia / Jurisprudencia / Marca / Propiedad Industrial / Publicidad / Unión Europea

Es bastante común que los operadores económicos contraten con Google el servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio, permite seleccionar una o varias palabras clave, para que en el caso de que éstas coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, aparezcan enlaces patrocinados -acompañados de un breve mensaje comercial- al lado de los resultados naturales.

La utilización de marcas como keywords o palabras clave ha dado origen a múltiples controversias, sobre todo en el plano comunitario, por considerar que dicha utilización puede llegar a ser constitutiva de infracción marcaría, ilícito publicitario o acto de competencia desleal. En esta ocasión, nos centraremos en el caso Orona contra Citylift, al haber conocido recientemente la sentencia.

Citylift S.A. -empresa dedicada a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multitarea de ascensores-, contrata con Google el servicio «AdWords» con una serie de palabras clave entre las que se incluye «ORONA», marca de renombre de la empresa Orona Sociedad Coop. -dedicada a la fabricación, mantenimiento, etc. de ascensores-, sin que en ningún momento el texto del mensaje comercial incluya referencia alguna a esta marca.

Orona considera que la mera utilización no autorizada de sus marcas como keyword, constituye una infracción marcaria (art. 9.1.a) y 9.1.b) el RMC), así como un ilícito publicitario (art. 3.e) LGP) concurriendo el aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD). El Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria núm. 1, desestima la infracción marcaria, así como el ilícito publicitario y la explotación de la reputación ajena o «parasitismo» en base a los siguientes fundamentos.

En cuanto a la alegación de infracción marcaria, sostiene que el mero uso de la marca ajena como palabra clave no es suficiente para afirmar que se ha producido una quiebra de la función de indicación de origen de la marca, sino que es preciso verificar si:

• «el anuncio sugiera la existencia de un vínculo económico entre Citylift y Orona; o,
• el anuncio es tan impreciso sobre el origen de los productos que un internauta no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si Citylift es un tercero para el titular de la marca, o si por el contrario, está económicamente vinculado a éste, y ello teniendo en cuenta que «el publico pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos».

En este sentido, sostiene que no se sugiere vínculo económico entre Citylift y Orona, al no aparecer en los anuncios, y que el anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre Citylift y Orona, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, puede determinar que el anunciante es un tercero no vinculado al titular de la marca Orona, si tenemos en cuenta que se expone en el mensaje que se trata de un servicio multitarea, y por tanto, que es una empresa distinta a Orona.

En cuanto al ilícito publicitario, sostiene que «el uso como palabra clave de una marca ajena es un uso en el tráfico económico, que no equivale, sin más, a un uso publicitario de esa marca ajena cuando dicha marca no aparece en el anuncio (como aquí ocurre) y se debe al propio funcionamiento del sistema de los motores de búsqueda en ese medio». Señala además que «no puede ser tachado de desleal, cuando ese uso no violenta ninguna de las funciones de esa marca ajena y cuando el empleo de la marca de los productos objeto de esos servicios es ajustada a las pautas del sector (STJUE de 22 de febrero 1999, caso BMW)».

En lo relativo a la explotación de la reputación ajena, el Juez considera que «cuando la publicidad aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple limitación de los productos o de los servicios de dicha marca, sin causar una disolución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios que se trate y, por tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5.2 de la Directiva 89/104 y 9.1.c) del Reglamento 40/94. 

En conclusión, la utilización del elemento denominativo de cualquier marca como keyword será lícito o no supondrá un menoscabo de la función de indicación de origen de la marca, siempre y cuando no sugiera la existencia de un vínculo económico entre el tercero y el titular de la marca o siempre que el anuncio no sea tan impreciso que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no pueda determinar dicha vinculación.