La importancia de la marca registrada para la defensa de un nombre de dominio

por Jorge Campanillas Ciaurriz

publicado el 4 enero 2012

Categorías: Dominios / Marca / Marcas / OMPI / Propiedad Industrial / WIPO

2 comentarios

Uno de esos trámites que quizá dejamos de lado o posponemos a la hora de lanzar nuestros proyectos a internet es el registro de la marca. Lo primero que un emprendedor realiza: es lanzarse a registrar el nombre de dominio deseado (o más bien la búsqueda de aquel dominio que tiene pensado para su proyecto, pero que debe rechazarlo al encontrarse previmanete registrado) dejando para más adelante la protección marcaria correspondiente. En un proyecto de Internet no se le da valor a esta protección hasta que nos encontramos en una situación no deseada; ya sea por necesitar emprender acciones contra un typosquatter, por poner un ejemplo, o defendernos en un arbitraje sobre nombres de dominio.

Realizando las revisiones mensuales sobre decisiones de arbitraje de la WIPO/OMPI nos encontramos, cada cierto tiempo, cómo ha podido jugar una mala pasada esta falta de registro o cómo tardíamente se ha intentado enderezar la situación. Así, por ejemplo, en la decisión del dominio avent.es, la demandada, ante la demanda presentada, solicitó en el registro de la marca y así lo comunicó en la respuesta, pero ya era demasiado tarde:

En el presente caso, a fin de dilucidar si existe o no un derecho o interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio, toma gran importancia el hecho de que aquélla haya solicitado el registro de AVENT MULTIAVENTURA como marca. A tal efecto, no obstante, debe considerarse que dicha solicitud no es más que una expectativa de derecho y no un derecho consolidado a favor de la Demandada, dado que la mencionada solicitud no ha cristalizado todavía en forma del correspondiente registro. En este caso concreto, atendiendo a la oposición planteada por la Demandante respecto a la mencionada solicitud de marca, existen dudas más que razonables respecto a la concesión final de la correspondiente marca. De este modo, el Experto opina que la mera existencia de una solicitud de marca no puede constituirse por sí misma como un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio.

O en otras situaciones se presenta la demanda antes de que la Oficina Española de Patentes y Marcas decida sobre el registro o no de la marca, encontrándose el demandante que en el momento de la toma de decisión sobre el dominio la solicitud se encuentre en suspenso, como sucedió en el caso de primerempleo.es:

En consecuencia, no se puede descartar la posibilidad de que el registro de la citada marca sea denegado. Además, en cualquier caso, se trata de una marca solicitada el 25 de febrero de 2009, es decir, en fecha muy posterior al registro del Nombre de Dominio, que fue realizado el 10 de septiembre de 2007; sin olvidar que el citado artículo 2 del Reglamento se refiere a “marcas registradas”. Por todo ello, la repetida solicitud de marca PRIMEREMPLEO no constituye un derecho previo.

En muchos aspectos un simple trámite nos puede dejar relativamente tranquilos y sin mayores disgustos que los que nuestras propias acciones generen.